美国司法和行政机关对功能性限定技术特征的解释
美国专利法第112条(f)款明确允许采用功能性限定来描述权利要求的技术特征。那么在审查中判断新颖性和创造性,以及在侵权中确定权利要求的保护范围,如何来对功能性特征进行解释呢?1952年,美国专利法对功能性技术特征有明确立法后,直到1994年IN RE DONALDSON之前,美国专利商标局在对功能性特征的解释采用覆盖所有能实现所述功能的实现方式,而美国联邦巡回法院则认为,申请人必须在说明书记载该功能性技术特征的实施方式,并且将功能性技术特征的解释为仅仅覆盖说明书记载的结构、材料、方法及其等同物。
由于解释机制不同,在审查阶段和侵权阶段给当时的美国带来困难。1994年的IN RE DONALDSON案中,做出了判决,指出美国专利商标局的解释立场错误,需要向法院靠拢。从此美国行政与司法对功能性限定采用一致的解释,功能性技术特征解释为“说明书中记载的相应具体结构、材料、动作以及其等同物。” [1]
美国专利审查程序手册MPEP第七版识别和解释美国专利法112(f)中,联邦巡回上诉法院在1994的In re Donaldson案中,要求“means-or-step-plus-function”( “手段或方式+功能” )的限定应当解释为最宽合理解释(broadest reasonable interpretation,简称BRI),审查员可以给予满足法条112第6款要求的手段+功能语言认定,相应地,在给予可专利性决定时不能忽视对应这些功能性语言在说明书中公开的结构。[2]因此,在实施美国专利法112(f)条时对权利要求限定的最宽合理解释,是实现整个所请求的功能对应的说明书中描述的结构、材料或者动作,以及与公开的结构、材料或者动作的等同方式。因此,相比其他不是以“手段+功能”形式撰写的特征限定来说,在一些案子中法条112(f)限定将会承担一个更加窄的解释。
专利审查程序手册中指出法条112(f)对说明书中公开的特定结构、材料和动作,以及实现这些功能的等同方式(等同物)限于最宽合理解释,法条112(f)是一个非常有力的工具用来对功能性权利要求语言设置界限。[3]由于要得到说明书公开内容的支持而带来的限制,使得法条112(f)的触发防止功能性语言覆盖实现所宣称功能的所有方式。
美国功能性限定是在满足一定条件下,法定授权地允许申请人可以通过功能性语言来叙述权利要求技术,这个条件就是对应功能的结构、材料和动作在说明书中进行描述。对于这种权利要求限定,就需要考虑最宽合理解释。[4]在根据上述三步法确定是功能性限定后,可以对其应用最宽合理解释,但是法条112(f)对该BRI附加了限制,即BRI 被限制于详细说明文本(specification)中与其对应的结构、材料或者动作,及其等同方式。因此,MPF限定需要被更加缩小的解释。[5]
那么什么是最宽合理解释?在美国专利商标局《专利审查程序手册》中2111“权利要求解释:最宽合理解释”( Claim Interpretation; Broadest Reasonable Interpretation )指出,“在专利申请中,必须给予权利要求与说明书一致的最宽合理解释”,联邦巡回法院在Phillips v. AWH Corp案中,认识到美国专利商标局采用最宽合理解释的标准:
美国专利商标局(以下简称美专局)确定专利申请中权利要求的功能不单独基于权利要求语言,而是根据就如本领域技术人员将会解释的说明书那样,给予权利要求它们的最宽合理解释。美专局对于申请的权利要求必须:与详细说明文本中的其他部分描述的发明符合,并且权利要求中使用的术语或者词组在描述部分可以找到清楚的支持或者先行的基础,从而通过参考说明书描述部分可以确定权利要求中的术语。授权后的权利要求在庭审阶段是不会使用最宽合理解释的,但可以基于完整的审查记录来解释,这个庭审阶段包括侵权和无效阶段。[6]
可以看出针对其他非功能性限定权利要求,美国专利商标局在审查过程中采用的是BRI解释原则,而该案的后续庭审的侵权和无效则不会采用该BRI 原则。针对功能性限定,在美国专利商标局的审查阶段程序,以及美国联邦巡回法院以及最高法院都是采用一致的受限的BRI解释原则,即具体实施方式加等同方式。
然而,对于功能性限定采用的是受限制的最宽合理解释。采用这个更窄的最宽合理解释的原因是因为法条112(f)是对所宣称的技术允许申请人使用纯功能性术语来描述限制。为了交换能够在权利要求中使用纯功能性术语,详细说明文本必须描述实现该功能的结构、材料或者动作。这样功能性限定才能被给予清楚的界限,这些界限是由详细说明文本中所描述的内容来限制的。在该培训资料中,明确了详细说明文本(specification)是说明书和附图。也即功能性限定技术特征是由说明书和附图来限制的。[7]
从上述内容可以看出,美国在功能性限定方面明确了权利要求中功能性限定受到说明书和附图中具体实施方式和等同方式的限制。这样的做法似乎很容易让人认为是混淆了权利要求书和说明书的作用,美专局给出说明书内容是用以对功能性限定给出清楚界限的作用。
美国对权利要求中功能性技术特征和非功能性技术特征虽然都采用最宽合理解释,但是从上述内容我们知道,功能性技术特征的最宽合理解释是受限制的。非112(f)的功能性限定采用的最宽合理解释是本领域普通技术人员所理解的根据说明书解释的权利要求术语的平白普通意思。此处的最宽合理解释相当于权利要求语言。说明书中的内容不认为是权利要求限定的一部分,而仅仅是用来理解权利要求语言的。[8]
然而,触发美国法条112(f)的功能性限定MPF采用的最宽合理解释,必须包括说明书中描述实现权利要求功能的对应结构、材料和动作,以及其等同方式。说明书中描述功能性限定的对应内容被认为是权利要求限定的一部分。
因此,很明显功能性限定的解释是不能被宽泛的来解释的,它是需要受到限制的。
3.4 美国对功能性技术特征解释的实践操作
3.4.1 美国对功能性限定技术特征解释的前提识别手段/方法+功能
美专局对功能性技术特征解释的操作流程有着清楚规定,它规定用专利审查程序手册2181中三叉方法来确定权利要求限定,触发法条112(f)的权利要求中的引词means for 可以是其他类似词,是否满足法条112(f)功能性限定是一个元素接一个元素来检查,不是整个权利要求。
如果满足三叉法的条件,则该限定特征触发112(f)功能性技术特征,即解释权利要求限定,至说明书中描述的对应的结构或者材料,以及执行该功能的等同方式。
如果不触发112(f)功能性技术特征,解释权利要求限定,根据说明书本领域技术人员所理解的给予权利要求技术术语平白(明显)意思一致的最宽合理解释。
在美国专利审查程序手册和培训资料中,可以很清楚地看出,教导审查员应该区别对待不同类型的权利要求,功能性权利要求和非功能性权利要求,给出这两种权利要求的解释,应该使用不同的解释方法,功能性的解释方式必须对应到说明书中公开的内容,说明书中的描述认为是功能性限定的一部分。非功能性技术特征的解释是权利要求语言的平白意思,说明书并不认为是权利要求的一部分。[9]
美专局认为对应的结构或者材料必须在说明书中公开到本领域技术人员理解发明人标识了什么结构材料来实现描述功能,材料或者结构必须足够来实现整个功能,在书写的描述中结构或者材料必须清楚地与功能联系起来。说明书中只有黑盒子,或者只是重复功能,那即是没有对应的结构或者材料。结构公开的不足够或者联系功能没有清楚描述,那就会出现权利要求没有界定,将会由于法条112b的不确切确定而拒绝。[10]
本文认为相较美国而言,中国对权利要求的解释上所使用的机制借鉴美国,非功能性权利要求解释和功能性权利要求采用不一样的解释方式。正如上述的理由,由于权利要求最终需要可实施性,所以功能性权利要求解释到说明书中内容是合理的。而且为了保护公众利益,说明书中公开功能性限定的相应结构、材料、步骤这是必须的,不能为了专利权人的利益,而将权利要求的范围无限大范围,如果没有对应结构等的描述,功能性限定就像一个黑盒子,只要是符合这种功能的技术出现将被认为侵犯了已被授予专利权,那么将会妨碍科技的发展。
由于美国对权利要求采用的是周边限定原则,法条112(f)权利要求由于说明书公开的对应结构不足够或者联系功能没有清楚描述,审查员将会利用112(b)对权利要求以界定不清楚而驳回。与中国的审查实务不一样,如上所述,中国是审查员将判断是否得到说明书的支持。观点认为,美国功能性限定112(f)立法的用意是为了鼓励功能性发明的二次发明,美国并不保护真正意义上的功能性限定,所以美国更在意约束权利要求的范围,功能性限定不能包括所有方式。[11]
总结,美国专利商标局在处理功能性权利要求时,审查员的处理流程,第一步认定是否是功能性限定特征,如果是,说明书中是否公开了对应的结构等,如果没有,以法条112(b)驳回,如果公开了,则判断对应的结构是否足够,如果不足够,将法条112(b)驳回;如果公开了足够结构,但还有可能以112(a)不可实施enablement的理由来驳回。[12]
相较而言,由于两国的立法目的不一样,以及遵循的处理原则不一样,在判断功能性限定在授权实务中很不一样。而美国更注重权利要求的边界清楚,有利于分清现有技术和对现有技术做出的贡献,便于人们以后在此基础上做出其他的发明创造。
但不难看出,功能性权利要求的判断主要依据说明书来判断,那么这种说明书其实也就成为了权利要求的一部分,似乎将权利要求的功能和说明书的功能混为一谈,权利人主张权利时,众所周知,应该按照权利要求书来进行主张权利。而功能性限定成为一种例外。
中国在授权确权程序中,对功能性限定技术特征的审查是说明书支持问题的判断,似乎分清楚了权利要求和说明书。
[1]参见 In re DONALDSON 16_F.3d_1189.
[2] 参见U.S. Patent & Trademark office:Manual of Patent Examination Procedure( MPEP), 2181,( version 7th,2015_october), 2100-311.
[3]参见U.S. Patent & Trademark office:“ 35 USC (f): Identifying Limitations That Invoke 112(f)”, 载USPTO website,https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/examination-guidance-and-training-materials,2008年6月8日访问。
[4]参见U.S. Patent & Trademark office:“ 35 USC (f): Identifying Limitations That Invoke 112(f)”, 载USPTO Website,https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/examination-guidance-and-training-materials,2018年6月8日访问。
[5]U.S. Patent & Trademark office:“ 35 USC 112(f)*:Broadest Reasonable Interpretation and Definiteness of § 112(f) Limitations”,载USPTO website,https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/examination-guidance-and-training-materials,2016年6月8日访问。
[6] U.S. Patent & Trademark office:Manual of Patent Examination Procedure( MPEP), 2111 Claim Interpretation; Broadest Reasonable Interpretation,( version 7th,2015_october), 2100-36.
[7]U.S. Patent & Trademark office:“ 35 USC 112(f)*:Broadest Reasonable Interpretation and Definiteness of § 112(f) Limitations”, 载USPTO website https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/examination-guidance-and-training-materials,2018年6月15日访问。
[8]U.S. Patent & Trademark office:“ 35 USC 112(f)*:Broadest Reasonable Interpretation and Definiteness of § 112(f) Limitations”,载USPTO website,https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/examination-guidance-and-training-materials,2018年6月15日访问。
[9]参见U.S. Patent & Trademark office:“ 35 USC (f): Identifying Limitations That Invoke 112(f)”,载USPTO Website,
[10]参见U.S. Patent & Trademark office:“35 USC 112(f)*:Broadest Reasonable Interpretation and Definiteness of § 112(f) Limitations”,载USPTO Website https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/examination-guidance-and-training-materials,2018年6月15日访问。
[11]参见钟馨:“如何理解美国专利实务中的功能性特征不清楚问题”,《中国发明与专利》2014年第7期,第48页。
[12] 参见刘成:“功能性限定是什么?从华勤案说开去”,载知产力网站http://news.zhichanli.com/article/1080.html 2018年6月15日访问。