中美对功能性限定技术特征解释的比较分析及借鉴意义
3.5.1 中美功能性技术特征的解释的差异
中国在授权确权程序中对功能性技术特征的解释采用的是覆盖所有能够实现所述功能的实现方式,而在侵权程序中,中国采用的解释是应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式。虽然,在确权授权程序中采用的解释与侵权程序中的解释不一样,但是很明显的在具体的实务中,在授权、确权中,功能性限定的技术特征含义的确定也应用等同方式来确定,只不过在书面资料中并未显示。
相较美国而言,美国功能性限定技术特征在行政和司法上都采用“具体实施方式及其等同方式”这种解释方式。而且在美国审查程序手册中明确功能性限定技术特征是由说明书和附图来限制。
在对权利要求的解释上,中国没有区分功能性限定技术特征和结构性特征,但实际上功能性和非功能性解释存在着区别解释。美国相对采用区别的解释,明确说明书内容部分是功能性限定技术特征的一部分,而说明书内容只是用来解释结构性特征。
3.5.2 中美功能性技术特征解释中功能性技术特征识别的差异
对于判断是否是功能性限定的技术特征,中国实务中并没有一套流程,更多的是基于审查指南的要求,进行一些功能性限定的技术特征的排除。然而,美国专利商标局显然有着一套完善的机制,来进行功能性限定的判断。美国审查程序手册中明确利用三叉法来识别功能性限定技术特征。
3.5.3 中国功能性技术特征解释中功能性限定技术特征含义在审查实务中差异
在说明书中需要区分对应功能的具体实施方式是特定方式记载的,还是多个具体实施方式记载。在实务中对功能性限定特征进行含义确定时,对其确定含义的范围是不一样的,如果是特定方式,功能性限定特征的含义包括说明书中的具体实施方式和其等同方式。如果是多个实施方式,该功能性限定特征包括说明书中记载的具体实施方式,以及其等同方式,还有一些能实现该功能,但与具体实施方式不基本相同的其他实施手段。
3.5.4 美国功能性技术特征解释中等同方式在实质审查中解释的差异
功能性限定在美国专利商标局实质审查进行解释时,其实明确了两种情况,一种是说明书中描述具体实施方式和等同方式,另一种是说明书只描述具体实施方式没有限定等同方式。第一种情况下,功能性限定的解释将限制在说明书中记载的具体实施方式和说明书中记载的等同方式,将不再对该等同方式进行等同;而第二种情况下,功能性限定的解释将限制在说明书记载的具体实施方式,以及对该说明书中记载的具体实施方式的等同方式,而这个等同方式是现有技术,和现有技术的替换方式。
3.5.5 中美对功能性技术特征解释中等同方式判定要素的差异
在功能性技术特征解释中的功能性限定技术特征等同方式的判定上,中美都采用字面侵权的方式。对于功能性技术特征等同方式的判定方法,中国司法解释中明确基本相同的手段,实现相同的功能,达到效果相同,也就是要求等同方式与该功能的具体实施方式具有功能和效果相一致,利用基本相同的手段无需创造性劳动。而在美国采用的相同功能、基本相同手段和基本相同效果。在这些两要素判定中,对于效果的理解明显不一样,在中国法院认为功能一致的情况下,出现的效果肯定是一样的,因此针对功能性限定的等同方式,必须达到功能效果相同,手段基本相同。
3.5.6 美专局和美法院对功能性限定技术特征解释中等同方式的等同时间节点的差异
美国专利商标局对功能性特征解释中等同方式判断的时间点都是在申请日。而法院对功能性限定的等同方式判断的时间点在授权日。
即在美国法院判断功能性特征方式是满足在授权日之前“相同功能、基本相同效果,基本相同手段无实质性差别”,在美国专利商标局判断功能性特征方式是满足在申请日之前“相同功能、基本相同效果,基本相同手段无实质性差别”。
3.5.7 中美对功能性技术特征解释中的等同方式和传统侵权等同原则等同方式的差异
中美在对功能性技术特征解释中的等同方式采用的是不同于侵权等同原则的等同方式的判断方式。功能性等同方式是采用两要素,而等同原则是采用三要素。
在中国法院判断侵权时,第一,需要确定功能性特征。第二,区分被比较技术特征是功能性特征等同方式还是等同原则下等同方式,首先进行字面侵权判断,是否满足在申请日之前“相同功能效果,基本相同手段无需创造性劳动”,如果满足那被比较特征形成功能性技术特征等同方式。如果被比较特征没有形成功能性技术特征等同方式,那进行等同侵权等同原则判定,是否满足在侵权行为日之前“基本相同功能、基本相同效果,基本相同手段无需创造性劳动”,如果满足,则形成等同原则下等同。
在美国法院判断侵权时,过程与上述一致,只不过判断方式是满足在授权日之前“相同功能、基本相同效果,基本相同手段无实质性差别”,等同原则下等同方式判断与中国法院一致。
3.5.8美国对功能性限定技术特征的解释的借鉴意义
美国在经历了最初的授权确权程序中与侵权程序中对MPF采用的不一致的解释,直到1994年的IN RE DONALDSON案中,美国专利商标局向法院靠拢。从此美国行政与司法对功能性限定采用一致的解释,从此将功能性技术特征MPF解释为说明书中记载的相应具体结构、材料、动作以及其等同物。经历漫长的功能性限定技术特征的成长过程,从出现到解释的一致。对于中国出现功能性限定技术特征是由于美国大量案件涌入中国才出现的第一次功能性限定技术特征,美国的撰写方式影响了中国,美国的解释机制是否也应该值得借鉴,本文认为应该权衡当前审查水平、撰写水平。
相较中国而言,美国专利商标局在专利审查程序手册和培训资料中,明确地指出如何判断权利要求中要素描述是功能性限定的技术特征的方法,有很强的实践指导意义。
美国对功能性限定技术特征的等同方式在美国专利商标局和美国法院采用的判断方式不同于传统的等同原则下的等同方式,要求相同功能下,结构等同或者相同。但是在等同方式的判定时间点上分别选择了申请日和授权日,这样解释规则一致而又有区别。通过这种一致的解释方式,简化审查阶段和后续维权阶段的不一致,繁琐复杂,通过这种区分又将功能性描述的技术特征的保护范围得到一定的加强,即限制了权利人的权利过大,又对权利人在维权时权利得到一定的扩大,维护了权利人的利益。因此,中国在对功能性限定技术特征的解释中对等同方式的确定,可以借鉴美国在审查中等同方式的确定,以及在侵权中等同方式的利用,来保证权利人和公众之间的平衡。